游戲名稱一定有顯著性嗎？
文＼劉皓瑜
北京岳成律師事務(wù)所上海分所律師
社會(huì)需求多元化的今天，電子游戲已經(jīng)從休閑消遣逐漸成為一個(gè)行業(yè)，游戲行業(yè)蓬勃發(fā)展的同時(shí)，各類游戲開發(fā)企業(yè)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)也愈發(fā)重視。比如企業(yè)可能會(huì)將開發(fā)出的游戲名稱注冊(cè)為商標(biāo)，防止他人未經(jīng)許可不當(dāng)使用。但游戲名稱是否具有注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)該有的顯著性呢？
通常情況下，一款游戲開發(fā)的過程是相對(duì)獨(dú)立的，根據(jù)該游戲內(nèi)容產(chǎn)生的名稱，也是具有顯著特征的。但是有一些游戲的命名，可能因某些原因不符合商標(biāo)注冊(cè)的“顯著性”原則，失去了標(biāo)示企業(yè)商品或服務(wù)出處并使之區(qū)別于其他企業(yè)之商品或服務(wù)的屬性，常見的情形如下：
01 游戲名稱直接反應(yīng)游戲規(guī)則。
如“捉迷藏”、“丟手絹”這樣直接由簡(jiǎn)單游戲規(guī)則產(chǎn)生的游戲。
02 游戲名稱引用常見元素。
如在“網(wǎng)元圣堂就旗下游戲《古劍奇譚》起訴網(wǎng)頁游戲《古劍奇?zhèn)b》”案中，上海燭龍信息科技有限公司于2010年7月28日在第9類商品類別上分別獲準(zhǔn)注冊(cè)“古劍”、“古劍奇譚”商標(biāo)；同年9月14日,“古劍”、“古劍奇譚”商標(biāo)在第41類、42類商品類別上分別獲準(zhǔn)注冊(cè)。2013年8月，廣州菲音信息科技有限公司開發(fā)網(wǎng)頁游戲命名為“古劍奇?zhèn)b”，燭龍公司認(rèn)為菲音公司游戲名稱與“古劍奇譚”商標(biāo)相似，構(gòu)成侵權(quán)。
但法院認(rèn)定，雖然“古劍奇譚”與“古劍奇?zhèn)b”均與“古劍”相關(guān),但“古劍”作為常用傳統(tǒng)個(gè)人武器之一,屬于武俠類文學(xué)作品和游戲中的常用元素。被訴侵權(quán)游戲作為古裝武俠類游戲,在名稱和游戲內(nèi)容中采用“古劍”這一元素是正常現(xiàn)象,雖然“古劍”系注冊(cè)商標(biāo),但其注冊(cè)行為并不能排斥其他武俠類作品對(duì)這“古劍”元素的正常使用。
03 游戲名稱構(gòu)成通用名稱
有些游戲經(jīng)過大量使用成為了特定游戲的通用名稱，因而失去了顯著性，也就無法注冊(cè)成為商標(biāo)。
關(guān)于通用名稱如何認(rèn)定，《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》（法發(fā)〔2010〕12號(hào)）中指出：
“人民法院在判斷訴爭(zhēng)商標(biāo)是否為通用名稱時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查其是否屬于法定的或者約定俗成的商品名稱。依據(jù)法律規(guī)定或者國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)屬于商品通用名稱的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為通用名稱。相關(guān)公眾普遍認(rèn)為某一名稱能夠指代一類商品的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該名稱為約定俗成的通用名稱。被專業(yè)工具書、辭典列為商品名稱的，可以作為認(rèn)定約定俗成的通用名稱的參考。約定俗成的通用名稱一般以全國(guó)范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認(rèn)識(shí)為判斷標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于由于歷史傳統(tǒng)、風(fēng)土人情、地理環(huán)境等原因形成的相關(guān)市場(chǎng)較為固定的商品，在該相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)通用的稱謂，可以認(rèn)定為通用名稱。”
使用，有時(shí)更像一把雙刃劍，權(quán)利人通過使用，一方面可能將缺乏顯著性的游戲名稱使之與自身建立聯(lián)系，從而具有顯著性；另一方面也可能使本身具備顯著性的游戲名稱淪為通用名稱，進(jìn)而喪失了顯著性。后者往往指向一些知名度極高的游戲，這一類游戲的典型特征在于，其名稱即便能夠注冊(cè)為商標(biāo)，在商標(biāo)權(quán)人行使禁用權(quán)時(shí)，通常都會(huì)遭遇被告提出的“通用名稱”或“描述性使用”抗辯。
比如典型的“大富翁”商標(biāo)侵權(quán)案。本案中大宇資訊股份有限公司自1989年起，自主開發(fā)研制并銷售了8款“大富翁”系列電子游戲軟件，并于2005年取得了“大富翁”文字商標(biāo)，用于第41類服務(wù)即“（在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上）提供在線游戲”。2005年6月，上海盛大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)推出網(wǎng)絡(luò)在線游戲“盛大富翁”，大宇公司認(rèn)為其使用“盛大富翁”名稱與“大富翁”商標(biāo)構(gòu)成近似，構(gòu)成侵權(quán)。
但法院經(jīng)審理認(rèn)為：“大富翁”作為一種在計(jì)算機(jī)上“按骰子點(diǎn)數(shù)走棋的模擬現(xiàn)實(shí)經(jīng)商之道的游戲”已經(jīng)廣為人知，對(duì)于相關(guān)公眾而言“大富翁”與這種商業(yè)冒險(xiǎn)類游戲已建立起緊密的對(duì)應(yīng)關(guān)系，“大富翁”已成為這種商業(yè)冒險(xiǎn)類游戲約定俗成的名稱。因此，“大富翁”文字雖然被大宇公司注冊(cè)為“提供在線游戲”服務(wù)的商標(biāo)，但是其仍然具有指代前述商業(yè)冒險(xiǎn)類游戲的含義，大宇公司并不能禁止他人對(duì)這種含義的正當(dāng)使用。
本案中“盛大富翁”使用“大富翁”文字的方式為在游戲介紹中作為游戲名稱使用，另一種是在游戲頁面顯示“盛大富翁”的標(biāo)識(shí)。但是這兩種行為并非直接將“大富翁”用于所有在網(wǎng)頁上的在線游戲，而是僅用于商業(yè)類冒險(xiǎn)游戲，因此，不屬于對(duì)大宇公司的侵權(quán)行為。
律師建議
綜上，一款游戲名稱是否已經(jīng)失去注冊(cè)商標(biāo)的顯著性，需要結(jié)合該名稱是否能夠使商品或服務(wù)具有區(qū)分來源的功能進(jìn)行判斷。在日益興起的電子游戲行業(yè)，概念傳遞和更迭得益于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展更加迅捷，建議在概念萌芽之際就注冊(cè)商標(biāo)予以保護(hù)，避免損失。
